【案情】
王某某擁有化學(xué)博士學(xué)位，長(zhǎng)期從事新藥研發(fā)工作，2000年至2010年間任美國(guó)貝達(dá)公司技術(shù)顧問。張某某系美國(guó)貝達(dá)公司和貝達(dá)醫(yī)藥開發(fā)（上海）有限公司（以下簡(jiǎn)稱上海貝達(dá)公司，系倍而達(dá)公司前身）唯一股東。美國(guó)貝達(dá)公司系浙江貝達(dá)藥業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱浙江貝達(dá)公司，系貝達(dá)公司前身）股東，張某某亦曾任浙江貝達(dá)公司董事長(zhǎng)。
涉案專利名稱為“胰高血糖素樣肽類似物、其組合物及其使用方法”，申請(qǐng)日為2004年4月14日，申請(qǐng)人為上海貝達(dá)公司，發(fā)明人為張某某、謝某某、郇某某、查理斯·大衛(wèi)、王某祥及陳某。浙江貝達(dá)公司于2007年8月受讓取得涉案專利申請(qǐng)權(quán)。2009年6月，涉案專利獲得授權(quán)。該專利說明書包含技術(shù)領(lǐng)域、背景技術(shù)、發(fā)明內(nèi)容、實(shí)施例四部分內(nèi)容。
王某某提供的經(jīng)公證認(rèn)證的英文專利文稿，創(chuàng)建時(shí)間2004年10月14日，修改時(shí)間2004年3月30日，發(fā)明名稱為“胰高血糖素樣肽類似物、其組合物及其使用方法”（NOVEL GLUCAGON LIKE PEPTIDE ANALOGS,COMPOSITION,AND METHOD OF USE），包含技術(shù)領(lǐng)域、背景技術(shù)、發(fā)明內(nèi)容、實(shí)施例、權(quán)利要求五部分內(nèi)容。其與涉案專利授權(quán)文本表述內(nèi)容基本完全一致，差異僅在于文稿權(quán)利要求2－6的內(nèi)容被納入專利授權(quán)文本發(fā)明內(nèi)容部分，而專利授權(quán)文本實(shí)施例部分新增加了很小部分的測(cè)試?yán)齼?nèi)容，授權(quán)文本中的權(quán)利要求系文稿權(quán)利要求的簡(jiǎn)化。
2010年3月，美國(guó)貝達(dá)公司與王某某簽署的合作協(xié)議中約定，王某某將是貝達(dá)藥業(yè)（集團(tuán)）的首席科學(xué)家，將被獎(jiǎng)勵(lì)美國(guó)貝達(dá)公司和浙江貝達(dá)股份等。王某某在2013年寫給張某某的郵件中表示，浙江貝達(dá)公司將其技術(shù)申請(qǐng)了專利，張某某對(duì)此并未否認(rèn)，并表示其把整個(gè)項(xiàng)目給了浙江貝達(dá)公司。
王某某庭審中陳述，涉案專利技術(shù)系其任職于第三方公司期間完成的個(gè)人發(fā)明，因缺乏資金推動(dòng)該項(xiàng)目，申請(qǐng)專利后沒有用途，亦會(huì)產(chǎn)生很多費(fèi)用，故放棄個(gè)人申請(qǐng)，而張某某擁有公司，具有研發(fā)經(jīng)費(fèi)和能力，可以通過公司進(jìn)行技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，故將該發(fā)明成果也即英文專利文稿交給張某某，建議張某某申請(qǐng)美國(guó)臨時(shí)專利和中國(guó)專利，雙方并無以誰名義申請(qǐng)專利的約定，但有過申請(qǐng)專利產(chǎn)業(yè)化后的利潤(rùn)分配約定，張某某將給予美國(guó)貝達(dá)公司和浙江貝達(dá)公司的股份作為補(bǔ)償。貝達(dá)公司、倍而達(dá)公司、張某某均確認(rèn)涉案專利技術(shù)由美國(guó)貝達(dá)公司研發(fā)。謝某某2000至2012年間系美國(guó)貝達(dá)公司科研人員，庭審中確認(rèn)其未進(jìn)行過涉案專利研發(fā)。
此后，王某某提起本案訴訟，請(qǐng)求確認(rèn)其系涉案發(fā)明專利的發(fā)明人和專利權(quán)人。
【審判】
上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院認(rèn)為，原告在涉案專利技術(shù)領(lǐng)域具有較強(qiáng)技術(shù)研發(fā)能力，提供的英文專利文稿與涉案專利文本基本一致，修改時(shí)間早于專利申請(qǐng)日；被告確認(rèn)涉案專利由美國(guó)貝達(dá)公司研發(fā)，原告在涉案專利申請(qǐng)期間系該公司技術(shù)顧問，其寫給張某某的郵件表示浙江貝達(dá)公司將其技術(shù)申請(qǐng)了專利，張某某對(duì)此未否認(rèn)；倍而達(dá)公司（上海貝達(dá)公司）、張某某對(duì)專利研發(fā)未提供任何證據(jù)，發(fā)明人之一謝某某亦確認(rèn)未進(jìn)行過研發(fā)。上述證據(jù)可以認(rèn)定原告主張其將涉案英文專利文稿交付張某某的觀點(diǎn)能夠成立。
鑒于原告主動(dòng)將專利文稿交付張某某申請(qǐng)專利，而交付技術(shù)成果時(shí)并未有將來承擔(dān)專利申請(qǐng)人或?qū)＠麢?quán)人繳費(fèi)義務(wù)的意思表示，此后亦從未支付過專利相關(guān)費(fèi)用，此外原告與張某某間約定有申請(qǐng)專利產(chǎn)業(yè)化后的利潤(rùn)分配。由此可以認(rèn)定原告鑒于現(xiàn)實(shí)因素考量，放棄個(gè)人將涉案技術(shù)申請(qǐng)專利的權(quán)利，將專利申請(qǐng)權(quán)進(jìn)行了轉(zhuǎn)讓，在此情況下，再主張專利申請(qǐng)被批準(zhǔn)后確認(rèn)其為專利權(quán)人的觀點(diǎn)不能成立。據(jù)此，判決確認(rèn)王某某為涉案發(fā)明專利的發(fā)明人，駁回王某某的其余訴訟請(qǐng)求。一審判決后，各方當(dāng)事人均未提起上訴。
【評(píng)析】
本案系發(fā)明創(chuàng)造發(fā)明人署名權(quán)糾紛、專利權(quán)權(quán)屬糾紛，爭(zhēng)議產(chǎn)生于發(fā)明創(chuàng)造在不同主體之間的流轉(zhuǎn)過程中，如何準(zhǔn)確界定發(fā)明創(chuàng)造的發(fā)明人和專利權(quán)歸屬成為案件的爭(zhēng)議焦點(diǎn)和審理難點(diǎn)。
一、原告是否系涉案專利發(fā)明人
首先，原告在涉案專利技術(shù)領(lǐng)域具有較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)能力。原告提供的證據(jù)顯示，其先后畢業(yè)于蘭州大學(xué)和耶魯大學(xué)，擁有化學(xué)博士學(xué)位，亦曾長(zhǎng)期供職于全球知名藥企默克制藥公司加拿大研發(fā)中心，從事新藥研發(fā)。此后，歸國(guó)后亦被江蘇省引進(jìn)為高層次創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才，現(xiàn)任中國(guó)科學(xué)院上海有機(jī)化學(xué)研究所生物與化學(xué)交叉研究中心課題組長(zhǎng)。2000年至2010年間，原告亦為美國(guó)貝達(dá)公司技術(shù)顧問，在《貝達(dá)藥業(yè)（美國(guó)）為王某某博士提供的合作條件》中，美國(guó)貝達(dá)公司亦將聘原告擔(dān)任貝達(dá)藥業(yè)（集團(tuán)）的首席科學(xué)家。上述證據(jù)充分體現(xiàn)了原告在醫(yī)藥化學(xué)領(lǐng)域具有較高的科研水平，而涉案專利技術(shù)涉及胰高血糖素樣肽類似物、其組合物及其使用方法，用于治療糖尿病和其它與促胰島素肽相關(guān)疾病，以及與胰高血糖素水平相關(guān)的胃腸道功能活動(dòng)性疾病，與原告多年從事的研究領(lǐng)域?qū)偻患夹g(shù)領(lǐng)域。
其次，原告提供的英文專利文稿與涉案專利技術(shù)方案基本一致。原告提交的經(jīng)公證認(rèn)證的英文專利文稿的修改時(shí)間為2004年3月30日，早于涉案專利申請(qǐng)日2004年4月14日；該文稿所保存的文件夾“zw-GLP-1”，其中zw與原告名字縮寫相符，GLP-1指胰高血糖素樣肽－1，與涉案專利名稱相符；該文稿涉及技術(shù)領(lǐng)域、背景技術(shù)、發(fā)明內(nèi)容、實(shí)施例、權(quán)利要求五部分內(nèi)容，將其與專利授權(quán)文本內(nèi)容相比較，兩者表述內(nèi)容基本完全一致，差異僅在于文稿權(quán)利要求2－6的內(nèi)容被納入專利授權(quán)文本發(fā)明內(nèi)容部分，而專利授權(quán)文本實(shí)施例部分新增加了很小部分的測(cè)試?yán)齼?nèi)容，授權(quán)文本中的權(quán)利要求系文稿權(quán)利要求的簡(jiǎn)化，亦即涉案專利所涉技術(shù)內(nèi)容在原告先前文稿中均已體現(xiàn)。
再則，涉案專利申請(qǐng)權(quán)由浙江貝達(dá)公司受讓自上海貝達(dá)公司，而被告貝達(dá)公司（浙江貝達(dá)公司）、倍而達(dá)公司（上海貝達(dá)公司）、張某某均確認(rèn)涉案專利系由美國(guó)貝達(dá)公司研發(fā)。張某某系美國(guó)貝達(dá)公司、上海貝達(dá)公司唯一股東；原告2004年間也即涉案專利申請(qǐng)期間系美國(guó)貝達(dá)公司技術(shù)顧問；原告在2013年8月21日寫給張某某的郵件中表示，浙江貝達(dá)公司將其之前設(shè)計(jì)的核心技術(shù)申請(qǐng)了專利，張某某對(duì)此并未否認(rèn)，還表示其把整個(gè)項(xiàng)目都給了浙江貝達(dá)公司，如果有真正價(jià)值的話，應(yīng)該和浙江貝達(dá)公司談判。被告倍而達(dá)公司（上海貝達(dá)公司）、張某某對(duì)于涉案專利研發(fā)并未提供任何研發(fā)證據(jù)，而該專利列的發(fā)明人之一被告謝某某亦確認(rèn)其未進(jìn)行過涉案專利的研發(fā)工作。上述證據(jù)能夠相互印證，原告主張其將涉案英文專利文稿交付于張某某的觀點(diǎn)能夠成立。
綜上，根據(jù)在案證據(jù)，可以認(rèn)定原告將涉案英文專利文稿交付于被告張某某，再由上海貝達(dá)公司向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局申請(qǐng)涉案專利，原告據(jù)此主張確認(rèn)其系涉案專利發(fā)明人能夠成立。
二、原告是否系涉案專利的專利權(quán)人
一般而言，個(gè)人獨(dú)立完成的發(fā)明創(chuàng)造，申請(qǐng)專利的權(quán)利屬于發(fā)明人，申請(qǐng)被批準(zhǔn)后，該發(fā)明人為專利權(quán)人。本案中，原告系涉案專利技術(shù)的發(fā)明人，能否認(rèn)定其為專利權(quán)人關(guān)鍵在于原告是否已將涉案專利的申請(qǐng)權(quán)轉(zhuǎn)讓給他人。
首先，原告主動(dòng)將專利文稿交付被告張某某申請(qǐng)專利。庭審中，原告明確表示因其沒有實(shí)體公司，個(gè)人缺乏資金推動(dòng)該項(xiàng)目，涉案技術(shù)申請(qǐng)專利后沒有用途，亦會(huì)產(chǎn)生很多費(fèi)用，故放棄個(gè)人申請(qǐng)，而張某某擁有公司，有研發(fā)經(jīng)費(fèi)和能力，可以通過公司進(jìn)行技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，故將該發(fā)明成果交給張某某，建議其申請(qǐng)美國(guó)臨時(shí)專利和中國(guó)專利，而當(dāng)時(shí)雙方之間并無關(guān)于申請(qǐng)專利時(shí)發(fā)明人、專利權(quán)人的約定。
其次，原告并未有承擔(dān)專利申請(qǐng)人或?qū)＠麢?quán)人相關(guān)義務(wù)的意思表示，亦未實(shí)際承擔(dān)過相關(guān)義務(wù)。庭審中，原告明確表示其將涉案專利文稿交給被告張某某，因張某某有公司，故由張某某申請(qǐng)專利，相關(guān)費(fèi)用亦由公司來繳納，也即原告交付技術(shù)成果時(shí)并未有將來承擔(dān)專利申請(qǐng)人或?qū)＠麢?quán)人繳費(fèi)義務(wù)的意思表示，而此后原告亦從未支付過專利相關(guān)費(fèi)用。專利申請(qǐng)過程中及授權(quán)后，申請(qǐng)人或?qū)＠麢?quán)人應(yīng)當(dāng)向國(guó)務(wù)院專利行政部門繳納申請(qǐng)費(fèi)、實(shí)質(zhì)審查費(fèi)、登記費(fèi)、年費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用，該些費(fèi)用繳納系專利得以授權(quán)和維持的前提和必要條件，也是專利申請(qǐng)人或?qū)＠麢?quán)人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的義務(wù)，而原告卻從未承擔(dān)過該項(xiàng)義務(wù)。
再則，原告與被告張某某之間存在申請(qǐng)專利產(chǎn)業(yè)化后的利潤(rùn)分配約定。庭審中，原告明確其交付專利文稿予張某某申請(qǐng)專利，張某某將給予原告美國(guó)貝達(dá)公司和浙江貝達(dá)公司的股份作為補(bǔ)償。原告提供的證據(jù)也顯示，原告與美國(guó)貝達(dá)公司2010年簽訂的《貝達(dá)藥業(yè)（美國(guó)）為王某某博士提供的合作條件》中約定，美國(guó)貝達(dá)公司將給予原告200萬股美國(guó)貝達(dá)公司股份以及300萬股浙江貝達(dá)公司股份，該證據(jù)內(nèi)容與原告的當(dāng)庭陳述亦能相佐證。雖然原告稱上述承諾并未兌現(xiàn)，但并不能否定原告與張某某之間存在著原告交付技術(shù)成果由張某某申請(qǐng)專利后雙方利潤(rùn)分配的約定。
綜上，在案證據(jù)顯示原告鑒于現(xiàn)實(shí)因素考量，放棄了個(gè)人將涉案技術(shù)申請(qǐng)專利的權(quán)利，將專利申請(qǐng)權(quán)進(jìn)行了轉(zhuǎn)讓，在此情況下，原告再主張專利申請(qǐng)被批準(zhǔn)后確認(rèn)其為專利權(quán)人的觀點(diǎn)，不能成立。
——以上來源于 上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院
